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南通亚泰蜡业工艺品有限公司与GMS GmbH专利侵权纠纷案

来源：上传时间：2020-04-02 字体:大中小

一、案情介绍

2012年2月6日，GMS GmbH（以下称为“德国GMS公司”）向南通亚泰蜡业工艺品有限公司（以下简称“南通亚泰”）在德国的销售商QVC公司发出专利侵权警告函，称南通亚泰生产的电子蜡烛侵犯其德国专利DE202011106610U1，要求德国QVC公司停止销售侵权产品，并声称将对其库存和陆续到来的货物采取强制法律措施。这一批订单金额高达2000多万欧元，部分货物已经进口至德国，部分还在途中，德国QVC公司收到诉讼函后，迫于压力，拟停止销售该批电子蜡烛，并取消订单。南通亚泰得知这一消息，高度重视，如果德国QVC公司停止销售并取消订单，那么不仅仅是这一批订单损失巨大，对南通亚泰在德国的电子蜡烛产品市场也将是毁灭性的打击，于是南通亚泰立即与律师事务所取得联系，分析涉案专利情况，商讨对策。

通过对涉案专利的分析和对现有技术的检索，南通亚泰发现涉案专利的全部权利要求已经被在先申请并公开的专利文件所公开，丧失了新颖性，完全具备无效条件。

2012年2月9日，南通亚泰向德国专利商标局针对涉案专利提起无效请求。

由于无效案件处理周期较长，而摆在眼前的是德国QVC公司面对德国GMS公司的侵权警告，担心如果真的构成侵权，继续销售将会进一步增大侵权责任。此时，如果南通亚泰不能采取有效措施取得德国QVC公司的信任并降低其侵权风险，德国QVC公司将极有可能停止销售并取消订单。

南通亚泰也分析了德国GMS公司下一步可能采取的措施，针对德国QVC公司以及电子蜡烛在德国其他销售商的销售行为，德国GMS公司可能采取申请临时禁令或侵权诉讼两种方式，如果进入诉讼程序，南通亚泰还有充足的时间进行反击，但是如果德国GMS公司申请临时禁令，并被法院批准，南通亚泰将措手不及。

因此，2012年2月11日开始，南通亚泰委托律师事务所先后向德国所有有关的13家联邦法院发出司法保护函，提出：德国GMS公司可能作为DE202011106610U1的专利权人针对南通亚泰申请临时紧急禁令程序，而该专利应该被无效，南通亚泰已经就此专利向德国专利商标局提出无效申请，因此，该争议专利不适于作为要求颁布临时紧急禁令的理由，要求法院裁定驳回可能存在的临时紧急禁令申请，并令申请人承担支付临时紧急禁令程序的费用，同时要求按照德国民事诉讼法第921条规定，不经口头审理，不得就临时紧急禁令申请作出裁定、不得采取执行保护措施。

德国QVC公司认真审查了南通亚泰所采取的应对措施，同意继续销售相关产品。

涉案专利被南通亚泰提出无效请求后，德国GSM公司也未针对南通亚泰的电子蜡烛采取警告函中所述的法律措施，南通亚泰的电子蜡烛继续在德国市场正常销售。

涉案专利背景：

德国GMS公司与2011年9月27日在德国提出实用新型专利申请，申请号为DE202011106610U，于2012年1月12日授权公告。

2012年2月9日，南通亚泰以两项对比文件WO2006/104898A1和US2006/0109666A1为证据，向德国专利商标局提出涉案专利无效申请，申请涉案专利全部无效。

2012年9月28日，德国专利商标局审查决定涉案专利全部无效。

2013年7月24日，德国GMS公司不服审查决定，向联邦专利法院提起诉讼。

2013年8月8日，联邦专利法院立案审理。

2015年8月19日，联邦专利法院驳回德国GMS公司上诉，维持涉案专利无效决定。

德国GMS公司未向德国联邦最高法院提起上诉。

二、处理结果

南通亚泰针对涉案专利提出无效请求，并向可能受理德国GMS公司临时禁令申请的13家联邦法院递交了保护函，德国QVC公司认可南通亚泰的法律措施，并同意继续销售和保持订单，德国GMS公司在涉案专利被提出无效申请后，未对南通亚泰的相关产品采取强制法律措施。

而涉案专利自2012年2月9日南通亚泰提起无效申请，到2015年8月19日联邦专利法院驳回德国GMS公司上诉请求，维持涉案专利无效决定，历时三年半时间，最终被确定无效，证实了南通亚泰的积极应对是正确且有价值的。

三、启示意义

南通亚泰是一家外贸型蜡艺制品公司，电子蜡烛是南通亚泰的主要产品，该产品远销德国、美国、法国、英国、荷兰等国家和地区，一旦被判定侵权，不仅主营业务受损，涉及的赔偿数额也将十分巨大。在德国，电子蜡烛市场购买力强，市场规则明晰，如果放弃维权应对，就等于放弃了德国市场，所以在此情况下，南通亚泰采取了双重应对措施：三日之内，向德国专利商标局提出无效申请；五日之内向相关联邦法院发出保护函。可以说，维权响应极其快速，正因为如此，才赢得了德国QVC公司的信任和认可，保住了德国市场份额。

在产品出口到某国时，面对该国专利权人的警告函，企业既不能盲目自信、置之不理，也不能妄自菲薄、惊慌失措，首先要对自己的产品有充分的认识，客观分析自己的产品是否落入了对方专利权保护范围，其次，考虑对方专利的稳定性，从多个方面着手选择最有利的回击方式。对于警告函下一步可能采取的法律措施，也要做好充分的应对准备，有些企业认为自身产品不侵权，所以收到警告函后就置之不理，这样专利权人很有可能会采取申请临时禁令等强制法律措施，使企业措手不及，遭受损失。

南通亚泰以对方专利被申请无效为由，向法院递交保护函，为自身筑起了一道屏障。一般保护函包含对预计签发诉前禁令的异议以及不应（单方）在没有在先庭审就签发诉前禁令的请求。从实践来看，在被控侵权人能够提供充分理由反对诉前禁令的大多数情况下，保护函可以导致诉前禁令被驳回；退一步说，即使被控侵权人没有充分理由反对诉前禁令，只要能够使法庭相信侵权事实还不够清楚，那么法院一般也不愿颁发禁令，而是更倾向于建议专利权人提起常规诉讼以便审理。因此，主动向法院递交保护函是企业面对警告函以及可能发生的强制法律措施的一种有效的自我防卫手段，值得我国其他外向型企业借鉴。

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