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1.基本案情
2018年 5月 7日,美国 F集团有限责任公司(以下简称 “F”)以江苏L机电有限公司(以下简称“L”)违反保密协议、违反许可证合同、违反内华达州《欺骗性贸易惯例法》,违反《保守商业秘密法》以及侵犯其在美国与泵产品相关的两件专利(专利编号为第 699762、700211号)为由,将“L”作为被告向美国内华达州地区法院提起违约诉讼。原告F指出,被告“L”是其产品制造商,双方于 2012年 3月 27日达成两项协议:第一,不披露、不竞争和不干涉协议(“NDA”协议),协议规定“L”具有保守 F商业秘密的义务,未经 F书面许可不得使用或允许使用其商业秘密,不得未经许可就以直接或间接方式向任何人披露或允许披露其商业秘密;第二,技术和诀窍许可合同(“许可合同”),F向“L”颁发了非排他、不可转让、不可公开和特许权使用费许可证,合同规定许可合同于双方业务关系结束时终止,合同终止后“龙腾其他方式提供 F技术秘密的全部或部分内容,并应立即停止生产许可产品,停止使用或披露 F技术秘密及应立即将所有有形形式的技术信息及其副本归还 F。原告和被告于 2016年结束业务合作关系。
关于违反保密协议,原告 F指出被告“L”于 2018年 5月 8日到 5月 10日在内华达州达拉斯维加斯举行的 2018年国家硬件展览会的 1011展位上展示了依 F技术诀窍而生产的高压垫圈及泵产品,还指出被告“L”在双方业务关系终止之后仍依据 F的机密信息、诀窍和商业秘密制造、提供销售和销售与 F直接向第三方销售的产品几乎相同的产品。
关于侵犯 F专利权,原告 F指出,被告“L”在其网站上提供的产品为以前根据协议由其为 F生产的产品,包括 LT901/LT902(立式轴流泵),实际上是 F的泵号 510001;LT921/LT922(卧式轴流泵),实际上是 F的泵型号 520002;LT931/LT932(锻造黄铜泵头),实际上是 F的泵型号 530008;LT951/LT952(锻造黄铜泵头),实际上是 F的泵型号 530006。原告声称,在双方的业务关系中,它提供了这些泵的机密工程图纸和规格,并对 510001泵的装饰设计的专利号为 D691,638;对520002泵的观赏设计的专利号为 D699,762;对 530008泵装饰设计的专利号为 D670,312和 D700,211;对 530006泵的装饰设计的专利号为 D692,026。(原告 F特别强调被告“L”利的发明人之一是“L”的雇员,该两项专利分别于 2014年 2月 18日和 2013年 10月 22日获得专利证书,被告“L”对原告申请这两项专利的行为知情。)被告“L”除了制造 F具有专利权的产品之外,还将这些产品销售给 KarcherNorth American公司和 Nilfisk PressurePro公司。
在本案中,被告“L”仅于 2018年 6月 28日进行过答复,此后再未曾出庭应诉。
2.处理情况
经审理,美国内华达州地区法院认为:第一,关于原告认为被告违反保密协议的主张。根据原告提供的证据,原被告之间存在合法有效的不披露、不竞争和不干涉合同,根据该合同,原告向被告披露了保密信息,而被告违反了保密规定,即其利用原告提供的技术信息进行制造、销售和运输产品的行为违反了协议中规定的未经许可不得使用和披露原告任何机密信息的义务,据此法院对这一主张作出违约判决。同时,原告证实其是商业秘密的所有者,其向被告提供的与其产品或服务有关的设计、图纸、制造、销售、消费者反馈等信息构成商业秘密,原告也证明其努力保守商业秘密,同时这些商业秘密具有独立的经济价值,而被告违反保密协议的行为构成了商业秘密侵权,据此法院认定被告对原告的商业秘密构成侵权。第二,关于原告认为被告违反许可合同的主张。原告证明原被告双方存在的许可合同合法有效,原告终止后不得根据原告机密信息或专利技术制造、运输和销售产品的义务,据此法院对这一主张作出违约判决。第三,关于原告认为被告侵犯其对 D699,762和 D700,211号两项专利权的主张。法院为评估外观设计专利侵权行为,采取了“普通观察者测试法”和视觉比较,认定该指控产品与专利的设计相同,并认定被告存在制造、运输和销售泵产品到美国的行为,据此法院认定被告行为构成外观设计专利侵权。
根据上述判定,又基于被告不予应诉的事实,法院最终作出了不利于被告的缺席判决,具体包括违约判决的命令和根据该命令作出的永久禁令救济。
3.典型意义
本案是涉及违反保密协议的典型诉讼案件。所谓保密协议是协议当事人之间就一方告知另一方的书面或口头信息,约定不得向任何第三人披露该信息的协议。保密协议是商业秘密持有人在商事活动中采用较为普遍的商业秘密保护方式,该方式不仅可以防止技术信息、经营信息的泄漏,协议本身还可以作为佐证商业秘密持有人采取保密措施,某项技术信息或经营信息构成商业秘密的重要证据。商业秘密权利人通常会在保密协议中约定保密方不得以任何形式向任何第三人泄露商业秘密等保密条款以及违反保密义务后的违约责任,若保密人违反上述保密义务,就会被认定为违反保密协议或侵犯他人商业秘密,承担相应的违约责任,利侵权判断标准问题。外观设计专利侵权判断主要是比较被控侵权产品与已有外观设计的相似度。目前“普通观察者测试法”是美国司法实践中惯常适用的方法,即如果被控侵权产品的外观设计与获得专利保护的外观设计具有相似性,并足以使该一般消费者认为其购买的是原告的外观设计专利产品,那么被控侵权产品的外观设计便构成侵权。“普通观察者测试法”适用的核心在于“一般消费者”的主体选择,美国司法实务中倾向于认为一般消费者,不是相关领域的专家,也不是市场中任意挑选的消费者,而是专利产品在市场上的实际购买者,进一步说应当是较为熟悉相关在先设计的一般消费者,本案主审法官就是以一般消费者的视角进行评价,最终得出被告产品设计对原告外观设计专利构成侵权的结论。
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