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海外专利申请:美国专利申请的文件签署与信息披露
来源:海外专利        上传时间:2023-12-06                  字体:

一、签署文件
(一)需要签署的文件
中国专利申请在递交过程中,没有需要发明人签署的文件。而美国专利申请中,转让协议(Assignment)和发明人誓言(Declaration)这两份文件是需要发明人签署后登记或递交的。如果未按规范要求在规定时间内完成签署,可能会给专利带来隐患。
这两份签署文件是做什么的,如果未按要求签署可能会有哪些隐患,又应如何防范风险?我们来详细了解一下。
1、转让协议 Assignment
Assignment文件与专利所有权有关,是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在USPTO指定的系统进行登记,能够公示对专利或专利申请的所有权,防止因为所有权不明而引起的纠纷。

在实务中,绝大多数的发明都是职务发明,其申请人是发明人的雇主,如公司或学校。如果不递交从发明人向申请人的Assignment,两者对专利的所有权就不够明晰。因此,通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。

2、发明人誓言 Declaration
Declaration是USPTO要求发明人必须做出的声明,声明中应说明签署人充分了解申请内容,知晓信息披露的义务。如果在Declaration中故意作虚假陈述,可被处以罚款或监禁,或者两罚并施。

在实务中,Declaration需要随新申请一并递交。如果在新申请递交的时候,Declaration还未完成签署,后续再补交,则会产生160美金的官费。而如果Declaration没有在案子授权前完成递交,那么案子将无法获得授权

(二)发明人离职的处理方式

由前述分享的内容可知,Assignment和Declaration对专利申请来说非常重要。申请人一定要及时安排发明人签署,并如期递交。除了期限监控外,需要另外注意的是,发明人的情况也会阻碍签署文件的递交。


在实务中,我们一般是基于中国优先权或者PCT申请递交美国专利。因此,我们递交美国专利的时候,距离发明完成或者说距离首次申请递交已经过去了相当长的一段时间。而在这时,申请人经常会遇到的一个问题是需要发明人签署Assignment和Declaration时,发明人已经离职了。

当然,最直接的办法是尽可能联系到离职的发明人,让他们继续配合完成文件的签署。而如果实在联系不上发明人,我们就要选择替代方案。对于Assignment,我们可以通过登记包含知识产权归属条款的劳动合同或者其他与知识产权权属相关的协议,来进行登记,完成权利转让。对于Declaration,可以使用Substitute Statement(替代声明)来代替。

而为了更好的防范风险,建议提前准备签署文件(如PCT阶段就有布局美国的计划,在PCT阶段就可以完成准备工作)、检查和完善劳动合同条款等等。

二、信息披露
信息披露声明(Information Disclosure Statement,简写为IDS)是美国专利法中的一项重要而又独特的制度。简单来说该制度要求与该专利申请相关的人,都有义务将自己已知的与专利相关的内容披露给USPTO从法条来说,和专利申请相关的所有人都有披露的义务,如发明人、律师或代理人、其他任何实质上参与专利申请准备的人员等等。这些义务人通过律师或代理人将相关的信息以IDS的形式提交给专利局,即被视为履行了信息披露的义务。
如果专利权人在美国的专利申请过程中违反信息披露义务,则在后续侵权诉讼中,被诉方会多出一种侵权抗辩的武器,即不正当行为(Inequitable conduct),如果成立则可能会使诉讼涉及专利(甚至其整个专利家族)无效,完全丧失其价值。另外,在专利交易中,如果专利权人被发现在美国的专利申请过程中违反信息披露义务,则很可能会导致专利价值的大幅下降,甚至使整个交易失败。对于专利权人来说,损失是非常大的。