南通市“知联侨”海外知识产权服务中心

专家观点：海外知识产权纠纷预防和应对策略

来源：君策Justra 上传时间：2023-11-22 字体:大中小

商标品牌是企业、区域和国家核心竞争力的重要组成部分，商标品牌保护不仅激励创新，更能促进经济高质量发展。2021年5月13日，由佛山市顺德区市场监督管理局与我中心共同主办的“君策论坛：商标品牌保护赋能高质量创新发展”在顺德成功举行，近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！

今天，推送万慧达知识产权合伙人、管委会成员姚红军在本次论坛上的演讲：海外知识产权纠纷预防和应对策略。本文经君策中心整理，演讲者审定并授权，予以发布。

关于知识产权海外纠纷的预防和应对措施，可能目前来讲多数顺德本地企业遇到的不多，但是我相信一定会遇到，因为顺德有很多的家电产品、家具产品，这些产品不仅仅是在中国销售得很好，也在逐渐的走向海外，走向海外的时候就会遇到各种各样的知识产权纠纷，那么就要考虑如何去预防这些纠纷的发生，以及一旦发生的时候怎么样去应对。我今天借这个时间跟大家做一个简单的分享，希望大家对这个问题有一个基本的认识。

一、常见海外知识产权纠纷类型

首先我们来看一下企业走向海外有可能会遇到什么样的知识产权纠纷。首先是参展，很多企业，比如说在拉斯维加斯每年的电子产品展，可能很多本地企业都会参加，还有各种各样的家具展，如果去参展，很可能就会遇到各种各样的知识产权的纠纷。另外就是海外销售被起诉侵权，还有电商平台，现在多数中小企业在往海外销售的时候，往往还是通过速卖通或者是亚马逊这些电商平台去销售。很多人经常会遇到的一个问题，就是卖的很好的一款产品，结果就被下架了，那么就要考虑这个下架到底是什么原因，我们如何去预防以及遇到问题的时候我们怎么样去应对。另外一个比较经常出现的就是产品在出口的时候被海关拦截，或者到了海外，比如说在美国、加拿大、澳洲或者欧洲的很多海关，他们每年都会拦截大量的来自于中国的产品，很多都是因为知识产权侵权。另外就是海外目标市场商标布局遇到障碍，很多企业可能目前是立足于国内市场的发展，一旦想要往海外发展的时候，就会遇到各种各样的障碍。还有越来越多的是美国的337诉讼和ITC的调查。

二、海外知识产权纠纷预防措施

那么接下来我简单地分享一下遇到这些情况我们大概可以怎么样去处理。第一，增强知识产权意识。无论是从国家中央层面还是地方政府层面，以及企业层面，都非常关注知识产权问题。知识产权往往成为一个企业进行市场竞争的最重要的武器。所以我们自己要有较强的知识产权意识。第二，建立知识产权管理制度。我们很多的企业尤其是达到一定规模的企业，都会有内部的知识产权顾问。但对于中小企业以及发展过程中的企业，知识产权也很重要，如果你没有能力去组建一个自己的知识产权队伍，那么向外部寻求帮助也很重要。例如咱们的顺德知识产权服务中心，他们就是维权服务中心，如果出现问题就可以直接向服务中心寻求帮助。第三，建立自己的知识产权布局。咱们顺德家私其实是非常有名的，但我们在提及品牌的时候就会发现，顺德的家私品牌影响力其实有限，能拿出去的品牌却比较少，反而是深圳的和江西的会有很多耳熟能详的家私品牌。所以除了做代工之外，本地的企业还要增强品牌意识，比如说创造自己的品牌，因为只有有了自己的品牌之后，才能够获得更高的利润。第四，做好尽职调查。在产品上市的时候，尽职调查也很重要，我们在了解顺德家私市场的时候，得到一个信息，我们顺德家私的很多设计都比国内的甚至一些国际的品牌都要做得好，甚至聘请了意大利的一些设计师来设计产品。但还有一个信息是，顺德家私很少参加国际展览，因为一旦去参加很容易被投诉侵犯专利权或者著作权，因此我们自己要做好尽职调查，避免参展或上市过程中遇到知识产权纠纷。第五，做好知识产权纠纷预案。因为无论我们怎么做的多好，都可能会遇到各种各样的问题，那么一旦遇到问题的时候，我们要有一个应对的预案，这样才不至于对企业造成非常严重的影响。刚刚提到很多的企业通过亚马逊平台去卖，有的企业一年卖几十个亿都有可能，一旦有一款热门产品，比如在感恩节前被人投诉下架，那么对我们的销售打击是非常大的，如果我们事先有个预案，遇到这种情况我们才能够高效解决，以免对我们的销售产生非常大的影响。

三、知识产权尽职调查

关于知识产权尽职调查，具体来讲，首先看商标，除了要看主商标之外，还要看副商标、二级标、产品的描述、包装装潢等都要去看是否用了别人已经注册的商标，或者使用的产品的包装装潢是不是有相似的地方。另外就是专利，专利问题更复杂，其实大的企业在上市一个产品的时候，首先就是要看这个产品是否有侵犯别人的专利，是否能够在市场上去销售，但是很多中小企业就没有做到这一步。还有如何去规避现有的专利，专利说起来是一个高大上的东西，其实落实到具体的技术的时候，很多只是一点点创新都可以去申请一个专利，其实同一个技术要达到同样的技术条件或者技术效果是有不同的方式，那么你如何去绕过别人的已经布局好的专利，同时能够达到好的效果，也是做专利尽职调查的时候要做的一些工作。此外，关于著作权，如果我们的家电产品越来越智能化，那么智能化家具里面的这些软件也有可能侵权，还有图片，在网络平台销售时我们使用的图片到底是我们自己拍摄的还是随便在网上找的，如果是找的就很可能是他人享有著作权的作品。

四、海外知识产权纠纷应对策略

下面分享一下，我们在海外遇到知识产权纠纷的时候的应对策略。首先是展会，这个是知识产权纠纷高发的一个场合，尤其是对于我们中国企业走出去，往往第一步是通过网络平台销售，第二步就是实际参加展会，然后跟当地的经销商和消费者有一个直接的接触。很多知识产权权利人非常重视在展会上去巡视，一旦有发现侵权了之后就投诉。作为参展商，一旦遇到这种情况，我们应该怎样去预防呢，这里有一些小建议。这些权利人往往会委托律师通过现场把投诉的资料交给你，那么这个时候尽量不要接收，可以告诉他，自己只是公司聘请的来参加展会的，对公司的其他的情况并不了解，所以不要去接收这些文件，因为这些法律文件如果对方要通过海牙国际公约等正式渠道送到你公司手上，会花很长时间，往往是几个月甚至他找不到你真实的运营地址，所以很多人就想试图借助展会的时候去进行送达，那么这个时候一定要去避免收到接收这样的法律文书。一个简单的理由就是没有得到公司的授权，所以也不能代表公司去接受这些文件。

还有就是海外销售平台遇到投诉的时候怎么办？不管是速卖通还是亚马逊，他们网络平台的知识产权管理越来越严格，有时候甚至是零容忍，一旦接到投诉就会下架，尤其是海外平台。亚马逊现在是一个非常重要的平台，之前他们因为知识产权保护工作做得不好，受到了很多的投诉和压力，他们现在推出了一个零容忍政策，一旦涉及到投诉就会下架。那么这个时候我们要知道亚马逊的联络方式，一旦遇到投诉的时候我们要去反对对方，要有一个好的理由去说服亚马逊的工作人员，说自己实际上不存在侵权，要让自己的产品重新上架，这个是非常重要的，尤其是在遇到一些投诉发生在大的节假日促销的时候，这个是投诉的高峰期，我们一定不能因为这些投诉影响到我们在这些大的销售节点的运营。但是如果我们是一个比较有实力的公司，一旦受到这种投诉，我们认为对方是恶意的或者是想借机会来讹取一些赔偿金，这时我们一定要强烈地反击。其实美国也有很多垃圾专利，可以说美国百分之六七十的专利都是垃圾专利，只要你愿意花钱去无效，都是可以把它无效掉。所以如果说公司有足够的实力能够有聘请好的律师去跟对方去对抗，那么对方往往最后会收回去。我们认为美国的诉讼是很贵的，一个案子从一开始打到最后，律师费有可能几百万美金，但是我们要知道90%以上的美国的诉讼最后是以和解收场的，那么和解的金额并不一定会很高，我们经常处理到的和解金额几千美金的都有，大多数有几万美金就可以和解。

另外一个就是当我们的货物出口被海关拦截的时候怎么办？现在遇到比较普遍的情况就是被中国海关拦截，因为中国海关有一个知识产权的备案管理系统，很多权利人都会在这个系统里面把他的知识产权做备案，一旦出口产品没有被授权，海关就有可能把它拦截下来。此时首先我们要去获取被投诉的对象，因为什么样的原因投诉，我们在分析咱们的产品是不是真的侵犯了对方的知识产权，如果是的话，我们要尽快地寻求和对方和解。和解有可能是我们对这个产品做改正，或者是放弃这个产品，同时他也会放弃投诉。因为出口企业一旦被海关行政处罚的话，会有很多后续的麻烦。但是如果不确定，或者我们自己内心比较确定不存在侵权，但是海关又认为在无法确定的情况下不愿意放行，我们还可以提供反担保。比如这批货物10万美金，我们可以提供10万美金的担保金给海关，然后海关就会放出去，如果是说权利人投诉人在规定的时间内没有去法院起诉，那么这个案子就终结了，海关就要把担保金退给我们。当然如果是对方的权利基础也不稳定，无论是商标还是专利，现在也有不少的恶意投诉，去年有一个商标注册人去网络平台做恶意的投诉，他抢注了别人的商标，然后被认定为恶意投诉后来被反诉，然后还要赔偿，所以一旦遇到这种情况，我们也要敢于去反击。

针对诉讼问题，其实有很多的程序性的措施，实际上美国和欧盟的诉讼在程序上都是比较繁杂的，我们可以利用这些程序性的措施去拖慢诉讼的进程，以跟对方去达成和解。这里也有几个策略，首先是速战速决，如果认为侵权可能性比较大的话，我们的建议是尽快和解，因为和解金本身可能不会很高。另外就是先兵后礼，现在有越来越多的商业维权，所谓商业维权有两种，一种是由律所发起，它拿到了授权之后针对大范围的目标去发起这种投诉，然后试图去拿到和解的金额。还有一种情况就是所谓的专利流氓，他们也会去收集很多的专利，然后利用这些专利去做诉讼，从中获取利益。这种情况下如果我们一开始采取强烈的反击措施，对方很可能会收回去，因为如果要一直打下去，他是没有得到权利人的支付费用的，所有的成本他都要自己去付，诉讼要进行很长时间，他的成本就会很高，这种情况下和解他们要求的条件往往会更低。当然也存在针锋相对的情况，我们最近遇到一个案件是美国的一家公司起诉了几十家中国的电池生产企业，对我们的行业影响非常大，我们就组织了几个比较大的公司联合起来，凑了100万美金去应诉，要把对方的专利申请无效。因此这种情况我们更多的要联合起来。美国的ITC诉讼被告往往是多家企业，这些企业如果能够联合起来就能够增强我们自己的资源和实力。

美国ITC诉讼这么多，而且影响力这么大，主要是因为它的权利基础是比较广泛的，要求也比较低，无论是商标、专利、著作权、商业秘密，或者是一些传统的外包装，都是可以作为权利基础去诉讼，并且要求投诉人不一定是美国公司或拥有美国国籍，只要证明在美国拥有知识产权，并且在美国有相关产业存在或正在建立的，例如在美国有生产、加工、装配、维修、增值服务、许可知识产权等等都可以获得管辖。一个ITC调查完整的程序最长16个月，现在平均大概是15个月多。一般来讲ITC收到投诉之后，30天有一个形式上的审查，大多数都会符合形式要求，然后就开始启动调查。在调查过程中有一个叫做证据开示的环节，这个是美国诉讼的一个特点，一般案件的成本和时间，最多的就是花在证据开示的程序里。那么很多中国企业说证据都在中国，可不可以不提供？不提供是可以的，但是如果最终到了诉讼阶段，你要向法官证明确实没有，如果说对方证明你有，然后你不提供或者销毁了，这个后果就比较严重，如果你确信对方也无法证明你确实有这个证据，那么你不提供也是可以的。

但是ITC的决定并不是最终的，还是可以上诉到法院，和中国的行政处罚决定是一样的，中国的所有的行政处罚决定都可以向法院去起诉的，那么在美国也一样，可以上诉到联邦上诉法院。关于结果，如果经过调查认为投诉成立，那么这个结果有三种：一种是禁止令，就是禁止销售这些竞争产品，另一个是有限排除令，就是在特定的时间针对特定的产品做一个排除，还有全面排除的就是针对所有的产品，只要你进入美国，都会被排除执行，由美国的海关来执行。我们在应对ITC诉讼的的时候需要考虑一些因素，首先是我们要找到对方的目的，他到底是要禁止你销售，还是想从你身上拿到一点赔偿金，还是你的产品确实对他自己的产品在美国销售市场造成比较大的干扰，要搞清楚对方的目的，这对于制定后续的策略是很重要的。第二是要知道美国市场对自己的重要性有多大，如果说本身并不是特别重要，我们应对起来就不一样，如果很重要，我们也会有不同的做法。第三个就是被控侵权产品的更新换代的节奏，如果对方起诉的产品本身是我马上要换的，我很可能就是放弃了，换一个产品上市。

在我们考虑几个因素之后，就会制定一个策略。一个是置之不理。置之不理的一个后果，有可能是对方的全面的处理，针对我们所有的产品，进入到美国都会被排除掉，所以等于是放弃了美国的市场。另外你即使有了新的产品，未来进入美国市场的时候，那么你的信誉度也会受到影响，一旦又出现侵权的情况被对方诉讼的话，对你的商誉会造成严重影响。那么还有尽快和解，美国诉讼90%以上的都是和解，不管是海外企业诉美国企业，还是美国企业诉海外企业都是一样的。可能在我们中国人看来和解好像是认错一样，其实在美国不存在这个概念，只要我们能够很快的解决这个问题，和解是可以接受的一个结果，并且我们在和解的协议里面不一定要承认侵权。但是存在针锋相对的情况，如果统计一下过去几年的ITC诉讼，大概是30~40%的中国企业的诉讼都针锋相对的。但是要处理这些海外纠纷，经常要去请当地的律师，那么在其他的律师的时候我们怎么考虑？首先是经验，美国的律师也好，欧洲的律师也好，他们往往每个人都很会说自己什么都可以做，所以你要看到底是一个什么样的案件。其实现在的信息都很透明，什么案件在网上都可以查得到，所以大家在选择的时候一定要多做一些工作，去看一下你所聘请的律师到底是不是有经验，当然成本也是有考虑的。美国律师不一定要找纽约或者加州的，也可以去找中部的一些律师，他可能也很有经验同样能处理，但是他们的成本要低得多。另外就是关系网络，在国外也讲关系，如果你认识法官，你跟他的沟通交流会顺畅很多，这种关系并不一定是利益上的关系，但是如果说大家很熟悉效果会好很多。还有就是语言，现在越来越多海外律所聘请中国人，如果他们有中国籍的人讲着非常流利的中文，那么沟通起来会方便很多。

以上就是我今天分享的内容，我相信我们在座的可能多数企业目前都还没有遇到这样的情况，今天的目的只是跟大家分享一下一旦我们将来遇到这样的情况，会有一些什么样的解决思路，希望能够对大家有所启发。

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