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本案涉及徐工集团的商标在土耳其被前经销商恶意抢注。尽管原告在 商标注册后未及时提出异议,法院仍认定被告恶意注册成立,撤销了涉案 商标和域名。案件表明,商标权利人在进入土耳其市场前应进行商标查询 和申请,并持续监测,以防恶意抢注。此外,及时采取法律措施对抗商标 侵权行为,确保自身权益不受损害。土耳其的商标法律环境要求企业在商 标保护方面更加主动和谨慎。
案例关键词:商标恶意抢注、商标无效、域名撤销、土耳其
一、基本情况
(一)涉案知识产权
涉案商标:XCMG 涉案
商标号: 第 2005 22106 号和第 2014 22072 号
司法辖区:土耳其
涉案产业:建筑行业
(二)涉案当事人信息
原告:徐工集团工程机械有限公司(以下简称徐工有限)
被告:某 O 公司(以下简称被告)
审理机关:安卡拉知识产权和工业产权民事法院
(三)基本案情
徐工有限为徐州工程机械集团有限公司(以下简称徐工集团)业务最核心、历史最悠久的重要成员企业,是国企改革“双百企业”,江苏省首 批混合所有制改革试点企业,是我国工程机械行业规模宏大、产品品种与列齐全、极具竞争力、影响力和国家战略地位的千亿级龙头企业。
目前,位居国内行业第1位、全球行业第3位、中国机械工业百强第4位、世界品牌 500强第409 位,是中国装备制造业的一张响亮名片。公司前身溯源于1943 年创建的八路军鲁南第八兵工厂,是中国工程机械产业奠基者和开创者,引领行业开启国际化先河,源源不断为全球重大工程建设贡献力量。
目前旗下业务板块囊括了以工程机械业务为核心、行业最早上市的徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械,股票代码:000425.SZ), 以及未上市的挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔机、现代物流、军民融合等产业板块,下辖主机、贸易服务和新业态企业60 余家。 被告公司位于土耳其科贾埃利省。被告公司集团由其创始人 Adem ·Z·ELİK 于1985 年在伊斯坦布尔成立,并在商业领域不断崛起,其不仅在土耳其各地提供挖掘和建筑领域的服务,并在 Tekirdağ的煤矿提供采矿领域的服务。该公司于1991 年进入建筑机械领域,在 2000 年之前拥有各 种商标的马尔马拉地区专营权,在 2000 年至 2017 年期间是中国最大的建 筑机械制造商徐工集团 XCMG 的土耳其经销商。在商标申请阶段,原告没有对涉案两件商标在 2005 年和 2014 年向土耳其商标局提出异议申请。也就是说,在商标注册后很长一段时间,原告才对涉案两件商标注册提出无效宣告诉讼行动。
(四)原告主张
原告申请法院对第 2005 22106 号商标及第2014 22072 号商标宣告无效,从土耳其商标局的核准注册商标中将其注销,并撤销其域名 www.xcmg.com.tr。原告在诉讼中没有请求损害赔偿。
原告声称“徐工集团的商标随着多年来在工程机械领域的投资和推广活动而变得众所周知,自1993 年起在许多国家注册,被告自2000 年起是土耳其的独家经销商,未经原告许可,以其名义恶意注册了原告的商标和标志”。
(五)被告主张
被告对诉讼时效提出了简单的异议,并声称“其长期使用原告隶属的 徐工集团的商标,而原告是知道的,但原告一直保持沉默,并未对被告申 请注册商标的行为采取任何行动,现诉讼时效已过,因此原告失去了向被 告提起诉讼的权利”。
二、案件程序
(一)争议焦点
本案的主要争议点在于被告是否恶意注册了原告徐工集团的“XCMG” 商标,以及原告是否因保持沉默而丧失了对商标提起无效宣告的权利。
(二)法院观点
原告徐工集团工程机械股份有限公司是中国国有企业,原告的 XCMG 品牌和标志通过投资和推广已经享誉全球。原告多年来在工程机械领域开 展推广活动,已在世界多个国家申请注册商标。“XCMG”是按照徐州工程机械集团有限公司首字母创立的商标。该标志由原告创建,是一个非常原始的商标。然而,被告以自己的名义恶意注册原告在先品牌和标识,甚至还有域名 www.xcmg.com.tr。徐工集团工程机械股份有限公司称被告以其名义注册了第 2005/22106 号商标。现徐工集团工程机械股 份有限公司请求宣告第 2005/22106 号商标及第 2014/22072 号 商标无效并将其从商标局核准注册的商标中注销,同时请求撤销域名 www.xcmg.com.tr 的注册。
被告认为“XCMG”一词已作为商标使用多年,原告已知晓该商标已 经长期在土耳其进行使用,并因保持沉默而丧失权利;被告称其对“XCMG”进行了不可估量的投资。多年来,该品牌在土耳其已得到消费者的认可和 青睐。被告方称原告方存在恶意,取消 www.xcmg.com.tr 域名的请求没有法律依据。
一审法院根据诉讼请求、答辩情况、证据、专家报告和整个案卷的内容,作出如下判决:第2005/22106 号商标和第 2014/22072 号商标自1993 年以来已代表原告在其原产国中国及世界多个国家注册,是行业领先品牌之一。被告自 2000 年以来一直是原告在土耳 其的独家经销商。
第2005/22106 号商标和第2014/22072 号商标是以被告名义注册的商标。虽然双方商业关系继续存在,但被告不能以自己的名义注册完全相同的商标和标志,然后拒绝将其转让 给原告。
为此,第 6969 号法第 25/6 条规定的原告丧失权利的条件没有发生。被告不会因其作为独家经销商期间对商标的投资,而能够通过注册拥 有该商标的权利。 根据第 6769 号工业产权法第 25/1 条规定,经本案审理,以被告名义注册的编号为 2005/22106 和2014/22072 的商标符合无效条件,且被告的商标申请具有恶意 ,判决第2005/22106 号商标和第2014/22072 号商标无效,同时撤销 www.xcmg.com.tr 域名。
被告不服上述判决,以原告诉讼时效超期为由,向萨卡里亚地区法院提交上诉申请,请求法院改判。上诉法院于2020 年驳回了被告的上诉,内容如下:地区法院根据整个案卷审查范围,就被告对诉讼时效提出的异议进行了上诉审查。根据土耳其556号令第42 条规定,自商标第一次注册之日起,相关权利人有5年的期限提出诉讼请求。5 年诉讼期间的例外情况是恶意注册。考虑到本案被告的主要目的是为了保留该商标在土耳其的所有 权利,从这个意义上说,被告不能被视为是善意的。因此,应认为本案已在法定诉讼时效内立案审查。考虑到被告的登记并非善意,原告并未因保持沉默而丧失其权利,被告商标的无效条件是由于恶意注册而发生的。原告的注册商标受《巴黎公约》和 TRIPS 保护,此外,关于被告域名注册 的上诉申请被驳回,理由是仅添加国家后缀“.tr”而使用与原告的同一域 名是不合理的。因此,法院在事实和法律评估中没有违反程序和法律。
被告不服上述决定,向土耳其最高法院提起上诉申请。考虑到审判适 用的法律规则和具体纠纷,最高法院认定:一审法院作出的决定不存在不当之处,地区法院根据《刑事诉讼法》 第 353/b-1 条的规定驳回上诉的决定符合法律规定、程序正当,故予以维持。
结论:由于上述原因,地区上诉法院在 HMK 370/1 决定中驳回被告上诉。根据 HMK 第372 条规定,将案件档案发送至初审法院,将决定副 本发送至地区法院,于2021年3月3日向上诉人收取 4.90 里拉上诉费,上述决定一致通过。
(三)法院裁判
编号为 2005 22106 的商标从土耳其商标局的注册簿中删除;编号为2014 22072 的商标从土耳其商标局的注册簿中删除;撤销域名 www.xcmg.com.tr。根据土耳其国家知识产权法律规定,上述两件商标与域名虽属于两种 知识产权类型,但属于同一主体且主要组成部分均是“XCMG”,因此可 以在同一诉讼中并案审理。
三、分析与启示
在土耳其,一些公司或个人试图通过滥用土耳其商标法和商标注册制度,从真正的商标权利人处获得不当利益。土耳其法院的惯例和漫长的诉讼程序有时可能会助长恶意商标抢注人的抢注行为。因此,为阻止此类抢注行为及避免不必要的经济损失,商标权利人十分有必要在进入土耳其市场之前进行商标查询和申请,进入土耳其市场之后 进行商标监测,以及进行知识产权整体布局。
笔者认为,这起诉讼的意义在于提醒中国企业在土耳其积极及时保护其商标并建立必要的监测机制。本案原告很晚才意识到与自己有 商业关系的一家当地公司复制、摹仿了自己的商标,之后才通过长期诉讼阻止了这一恶意行为,既费时又费力。
大多数土耳其企业不愿意设计商标,也不愿意进行研发和资本投资,而是倾向于注册在其行业内知名的商标(未经所有者许可),或 对与这些商标非常近似的标识进行商标申请注册。土耳其存在着非常 普遍的商标、设计和专利仿冒现象。 在土耳其,土耳其商标局每月发布两份官方公告(每15 天一次),任何第三方可以提出异议申请。异议期限为两个月。通过商标监测, 可以在商标申请注册前发现是否有相同/近似商标,并向土耳其商标局提出异议,以避免任何潜在的权利损失。如果错过异议期,只能通过诉讼的程序来保障应属于自己的权利。异议程序相对而言快捷经济, 诉讼程序则需要花费更多的时间、精力和财力。
我国在近年来一直处于经济腾飞阶段,并在“一带一路”国家中 进行投资建设,与越来越多的国家建立友好合作关系。但不能否认的 是,也有越来越多的国外企业趁着合作的机会利用抢占原本应属于中 国企业的权利,尤其是中国企业的商标在土耳其等国家被非法抢注和 使用。 在进行土耳其商标申请或是相关诉讼案件时,建议中国企业定期 和每月监测在土耳其的商标申请,从而保障自己的权利;另外,也要在与国外企业合作的过程中,明确权利的所属,强调滥用权利的后果, 使得恶意抢注和抄袭模仿无机可乘。
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